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律所新聞

新案評析|專利侵權糾紛中被告采取抵觸申請抗辯策略分析

本文作者:廣東權圳律師事務所執業律師   周鵬   周琳杰

一、最高人民法院關于抵觸申請抗辯的案例裁判要旨——(2018)最高法民申599號

1.在先專利的申請日為2013年12月13日,早于涉案專利的申請日2014年1月14日,且在先專利的授權公告日為2014年5月7日,晚于涉案專利的申請日,故在先專利符合涉案專利抵觸申請的時間要件

2.關于在先專利是否與涉案專利屬于“同樣的外觀設計”。本院認為,外觀設計相同是指在先設計與涉案設計是相同種類的外觀設計,且兩者的外觀設計要素相同或者僅僅存在微小差異。涉案專利的圖片由主視圖、后視圖、左視圖、右視圖、俯視圖、仰視圖、使用狀態參考圖以及4幅立體圖組成,其簡要說明記載“本外觀設計產品的設計要點:產品的形狀”,“最能表明本外觀設計設計要點的圖片或照片:立體圖1”。從產品的形狀看,涉案專利的設計為一扁平的長方體,在先專利亦為一扁平的長方體;涉案專利的立體圖1顯示,涉案專利設計有凹入式線槽,插入式一體化的USB插頭,以及信號指示燈,在先專利同樣具有凹入式線槽,插入式一體化的USB插頭,以及信號指示燈,且各部件所在位置非常接近。因此,可以認定在先專利與涉案專利在設計要素及整體視覺效果上無差異,為“同樣的外觀設計”。

3.關于被訴侵權產品設計與在先專利是否構成相同或近似設計。從主視圖看,二者均為四角為圓弧形的長方形設計,區別在于被訴侵權產品下方居中設有1個指示燈,在先專利下方中偏右設有4個指示燈;從后視圖看,二者均為四角為圓弧形的長方形設計;從左視圖看,二者均設有凹槽,凹槽下端為充電插頭;從右視圖看,二者均設有凹槽,區別在于被訴侵權產品接近下端的凹槽上設有一USB插口,在先專利無此設計;從俯視圖看,二者均設有凹槽;從仰視圖看,二者均設有凹槽,充電線覆蓋在凹槽上,凹槽一端為充電線插頭,區別在于:被訴
侵權產品凹槽另一端為充電線的固定端,在先專利相應位置則為USB插口,被訴侵權產品接近充電線插頭的凹槽下方設有一內凹的孔,在先專利凹槽中部設有一充電轉換頭。可見,被訴侵權產品與在先專利在整體形狀、截面形狀、主要設計點、接口布局等設計上基本一致,二者雖然指示燈數量和數據線插口的位置有所區別,但均屬于細微差別,對整體視覺效果沒有實質性影響。因此,被訴侵權產品設計與在先專利構成近似設計。

二、案件基本情況:

原告A公司和被告B公司均主要從事玩具類產品的研發,原告A公司于2019年將被告B公司起訴至深圳市中級人民法院。1.要求被告B公司立即停止侵權并銷毀侵權產品專用模具;2.要求被告B公司賠償原告經濟損失共計30萬元。
一審深圳中院程序中被告采取的抗辯策略是:被告B公司銷售的涉案侵權產品是否符合合法來源抗辯要件?
一審深圳中院經公開開庭審理于2020年7月20日作出被告B公司的合法來源抗辯不成立的認定,并作出如下判決:

1. 被告B公司立即停止侵害原告A公司名稱為“飛行陀螺”,專利號為ZL201830166964.2外觀設計專利權的行為;

2. 被告B公司賠償原告A公司經濟損失共計3萬元。

(1)原告A公司外觀設計專利視圖如下:
 
 

(2)原告A公司外觀設計專利視圖如下:
 
 
 
、我們代理二審上訴方(即被告B公司)辦案思路:

訴訟策略,在二審中如繼續采用合法來源抗辯,那么推翻原審法院判決并改判的可能性微乎其微,因此必須改變訴訟策略,從根本上采取不侵權抗辯。
關鍵證據:檢索到一份早于涉案專利的抵觸申請專利文獻
專利號:ZL201830037339.8,申請日2018年1月26日,授權公告日:2018年7月20日
抵觸申請專利視圖如下: 
  
四、二審代理律師評析:

在外觀設計專利侵權案件中,代理被告的常見思路是采用現有設計抗辯。根據我國專利法的規定。現有設計,是指申請日以前在國內外為公眾所知的設計。現有設計抗辯在現行專利法中有明確的法律規定,如現有設計抗辯成立,則無需承擔侵權責任。但我國專利法及相關司法解釋中并未明確規定抵觸申請抗辯。

外觀設計抵觸申請是指任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公告的專利文件中的設計。根據上述規定,在認定一項專利是否構成涉案專利抵觸申請時,應當將對比專利的申請日、授權公告日與涉案專利的申請日進行比較。如果對比專利的申請日在涉案專利的申請日之前,授權公告日在涉案專利的申請日之后,則該對比專利可以構成涉案專利的抵觸申請。

抵觸申請抗辯與現有設計抗辯的聯系與區別:

抵觸申請并非現有設計的下屬概念,而是平行概念。

1.抵觸申請和現有設計均是在專利申請日之前即已經存在的設計,都具有破壞授權設計新穎性之效果;

2.就為公眾所知的時間而言,現有設計要求是在專利申請日之前即為公眾所知悉,抵觸申請的申請時間雖在授權設計的申請時間之前,但在授權設計申請人之前,該抵觸申請的內容并未對外公開;

3.就證據的形式來看,抵觸申請證據形式比較單一,特定地指申請在先但公告在后的專利文獻。而現有設計既可以是期刊、報紙、書籍或者網站公布的圖片,也可以實物產品,當然也可以是專利文獻。

判斷抵觸申請抗辯的步驟:

1.在先專利須符合涉案專利抵觸申請的時間要件,即在先專利的申請日須早于涉案專利的申請日,且在先專利的授權公告日須晚于涉案專利的申請日。

2.被訴設計與在先專利須構成相同或近似設計。即二者完全相同或僅存在細微差別,對整體視覺效果沒有實質影響。

、筆者的一些思考:

1.“現有設計”這一法律用語,既出現在專利法第六十二條,又出現在專利法第二十三條第一款,而該款是對外觀設計獲得專利授權須滿足“新穎性”這一授權要件所作的規定。基于在同一部法律的不同條款中采用相同用語應作相同含義理解的法律解釋規則,被訴侵權設計是否屬于現有設計,應當采用與新穎性判斷相同的判斷方式;

2.雖然現行專利法未將抵觸申請抗辯規定為不侵權抗辯之法定類型,但是由于抵觸申請抗辯和現有設計抗辯均可用于評價涉案授權設計的新穎性。如果被訴設計已被抵觸申請設計所完全公開,則相應地被訴設計也不應被納入專利權的保護范圍。因此,被訴侵權人以其實施的設計屬于抵觸申請設計為由,主張未侵權的,人民法院可以參照適用法律、司法解釋有關現有設計抗辯的規定,對抵觸申請抗辯進行審查。

參考案例:
1.(2018)最高法民申599號
2.(2016)粵民終1515號
3.(2015)民申字第188號
4.(2014)民申字第1772號


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